EMI nº 00020/2016 MDIC MRE

Brasília, 8 de Agosto de 2016

     Excelentíssimo Senhor Vice-presidente DA República, 
     No Exercício do Cargo de Presidente da República,

     Submetemos à consideração de Vossa Excelência proposta de adesão do Brasil ao "Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas", adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e respectivo "Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo", doravante Protocolo de Madri e Regulamento Comum.

     O Protocolo de Madri é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes; no total, são 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial. Trata-se de instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada, para a proteção de marcas nacionais nos membros do Protocolo, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, que pode chegar a mais de 90%, em alguns casos. O Brasil já participa de tratado análogo ao Protocolo de Madri na área de patentes - o "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT", de 1970, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

     Se tomada por Vossa Excelência a decisão de aderir ao Protocolo de Madri, o instrumento de adesão, após aprovação definitiva pelo Congresso Nacional, deverá ser depositado junto ao Diretor-Geral da OMPI. A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri entraria em vigor internacional três meses depois de notificada, pelo Diretor-Geral da OMPI, aos demais membros.

     Deve-se ressaltar que o tema ora em tela é objeto de tratativas no âmbito do Governo Federal há uma década. Desde 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, instituído pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, se manifesta quanto à conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Em 16 de outubro de 2006, com base em subsídios técnicos de ordem econômica, jurídica e operacional, o GIPI decidiu recomendar a adesão do Brasil ao referido instrumento, com algumas condicionantes.

     Dentre elas, destaca-se a de que o depósito do instrumento de adesão e a promulgação do instrumento internacional ocorram somente após confirmação da situação operacional do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que terá de estar apto a processar os pedidos de registro de marcas em prazos compatíveis com aqueles previstos no Protocolo de Madri e em seu Regulamento Comum. Nesse contexto, cabe-nos trazer ao conhecimento de Vossa Excelência a necessidade de adequação da situação operacional do aludido Instituto. Apesar de figurar entre os mais respeitados do mundo no que tange à qualidade de suas pesquisas e exames, estando entre as 21 autoridades nacionais credenciadas pela OMPI no quesito "International Searching" e "International Preliminary Examining", o INPI possui escala de exame consideravelmente inferior ao crescimento de seus depósitos. Entretanto, realizados os ajustes operacionais indicados nas manifestações técnicas apensadas, tem-se confiança de que o INPI adequar-se-á aos prazos e procedimentos previstos no Protocolo de Madri.

     O GIPI dedicou-se à análise das 13 (treze) declarações e notificações previstas no Protocolo de Madri e no respectivo Regulamento Comum, que podem ser feitas no momento da adesão. Tal análise foi corroborada pelo plenário do grupo em 29 de agosto de 2012, quando 10 dos 11 membros concluíram por manter a recomendação de adesão ao referido protocolo nas mesmas condições anteriormente recomendadas e aprovadas.

     Assim, verificou-se que 8 (oito) declarações e notificações, por atenderem aos interesses nacionais na matéria, devem ser realizadas pelo Brasil no momento de sua adesão ao Protocolo. São elas:

     Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri. Esse prazo condiciona a manifestação do INPI quanto ao exame dos pedidos de marcas internacionais, sendo, portanto, pertinente optar-se pelo prazo mais dilatado.

     Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode-se estender para além do período de 18 (dezoito) meses acima referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri. À semelhança da declaração acima, considera-se pertinente a opção pela extensão do prazo para a manifestação do INPI.

     Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri. A taxa individual pode ser maior que a taxa padrão definida pela OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais. Além de manter a possibilidade de cobrança dos valores de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, a declaração é necessária uma vez que o valor padrão da OMPI é atualmente menor do que o valor cobrado dos solicitantes nacionais pelo INPI.

     Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8( 4) do Protocolo, é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subseqüente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum. No sistema brasileiro, a cobrança ocorre em dois momentos de acordo com o disposto na Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (arts. 155, III, e 162).

     Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14 (5) do Protocolo de Madri. Caso o Brasil optasse por não fazer essa declaração, poder-se-ia interpretar que essa regra retroativa de transição seria uma concessão unilateral desnecessária ao País, que beneficiaria essencialmente os titulares estrangeiros de marcas já registradas sob o Protocolo que buscassem estender a proteção das suas marcas para o Brasil.

     Notificação indicando os idiomas Espanhol e Inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum. Trata-se de seleção de idiomas pelo INPI, dentre os previstos no Regulamento - espanhol, francês e inglês - para as comunicações entre a Autarquia e a OMPI.

     Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita a revisão pelo INPI, independentemente de a revisão ter sido ou não solicitada pelo titular, sendo que qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum. À luz do que dispõe a Lei nº 9.279, de 1996, acerca do processo administrativo de nulidade de registros (arts. 168 a 172), é importante preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisórias, tanto por iniciativa do interessado quanto de ofício.

     Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum. No caso, as regras brasileiras quanto à averbação dos contratos de licença de marcas, nos termos da Lei nº 9.279, de 1996, devem ser preservadas.

     Para fins de referência, as 5 (cinco) declarações e notificações que o Brasil, por recomendação do GIPI , não deve fazer são:

     Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não teria efeito na Parte, para os casos em que não há previsão na legislação daquela Parte sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(a) do Regulamento Comum. Trata-se de matéria que não se aplica ao caso brasileiro, já que existe previsão na legislação nacional a respeito da inscrição de licenças de marcas. Além disso, essa declaração não poderia conviver com a declaração prevista na Regra 20bis( 6)(b) do Regulamento, a qual, conforme visto acima, deve ser feita pelo Brasil.

     Notificação, feita por um conjunto de Escritórios, indicando que um Escritório Comum seja substituído pelos Escritórios Nacionais individuais, e que o conjunto de seus respectivos territórios passe a ser considerado como um único Estado no âmbito dos tratados de Madri, nos termos do art. 9 do Protocolo de Madri. Trata-se de matéria que não se aplica ao caso do Brasil, já que a concessão de registros de marcas com vigência no território brasileiro é feita apenas pelo INPI, que é o nosso "escritório nacional".

     Notificação indicando que a Parte exige uma declaração de intenção de uso da marca sempre que ela for designada sob o Protocolo, nos termos da Regra 7(2) do Regulamento Comum. A lei brasileira não prevê qualquer exigência nesse sentido para os pedidos nacionais. Logo, não se prevê tampouco essa exigência para os pedidos realizados pela via do Protocolo.

     Declaração relativa a não-possibilidade de revisão da recusa provisória feita ex offício pelo INPI , nos termos da Regra 17(5)(e) do Regulamento Comum. Essa declaração é incompatível com a necessidade de se preservar a possibilidade de o INPI rever recusas provisórias, inclusive de ofício. Dessa forma, ela não poderia conviver com a declaração prevista na Regra 17(5)(d) do Regulamento, a qual, conforme acima exposto, deverá ser feita pelo Brasil.

     Notificação indicando que o INPI concorda em recolher dos solicitantes ou titulares as taxas relativas aos registros interacionais e encaminhá-las à OMPI, nos termos da Regra 34(2)(b) do Regulamento Comum. Ao não fazer essa declaração, o pagamento será sempre feito diretamente pelo requerente à OMPI, o que é conveniente ao Poder Público que não terá o ônus de administrar recursos financeiros de terceiros. O usuário terá à sua disposição o sistema centralizado de pagamento de taxas diretamente à OMPI.

     O Brasil não aceita requerimentos de marcas interacionais sem a devida tradução para o Português. Assim, com referência ao sexto item do parágrafo 7, supra, e de modo a atender o disposto no art. 13 da Constituição Federal, cumulado com o art. 155, parágrafo único da Lei n. 9.279/1996, que determina que o Português é o idioma oficial do Brasil e que qualquer documento que acompanhe o requerimento de marca deverá ser apresentado em Língua Portuguesa, a obrigação da tradução é de cargo do requerente, devendo anexar as traduções pertinentes relativas às petições realizadas em outros idiomas.

     Cumpre assinalar que, com referência aos artigos 5 e 6 do Protocolo, regras 16 a 22 do Regulamento e artigos 165 a 175 da Lei nº 9.279, de 1996, em processos anteriores, a Consultoria Jurídica do Itamaraty considerou conveniente consultar a OMPI se, de fato, não haverá incompatibilidade entre os prazos prescricionais para a decisão administrativa ou judicial de nulidade , previstos na legislação brasileira , e o Protocolo de Madri. A resposta daquela Organização foi no seguinte sentido: "A OMPI esclarece que os prazos estabelecidos no artigo 5(2)(a), (b) e (c) do Protocolo de Madri aplicam-se à notificação de uma recusa de proteção. O termo" recusa" naquele artigo é utilizado no sentido de " recusa provisória". Isso decorre claramente das Regras 1 (xix) e 17(1) do Regulamento Comum do Acordo e do Protocolo de Madri. Segundo a Regra 17(1) do Regulamento Comum, uma notificação de recusa provisória pode incluir uma declaração estabelecendo os fundamentos sobre os quais a Administração da Parte Contratante que faz a notificação considera que a proteção não deve ser concedida sob a legislação daquela Parte Contratante (" recusa provisória ex officio") ou uma declaração de que a proteção não pode ser concedida porque uma oposição foi apresentada (" recusa provisória fundada em oposição" ), ou ambos. Em outras palavras, o que as Administrações das Partes Contratantes designadas devem fazer no prazo respectivo de recusa (12 ou 18 meses, conforme o caso) é simplesmente indicar os fundamentos que podem conduzir a uma denegação de proteção para a marca em questão (o que às vezes é referido nos procedimentos nacionais como relatório do examinador ou "first office action ''). Decorre do artigo 5 (5) do Protocolo de Madri que uma "recusa provisória ex officio" ou uma " recusa provisória fundada em oposição" não poderá ser notificada após o transcurso do per iodo de recusa aplicável. Entretanto, se uma recusa provisória (" ex officio" ou "fundada em oposição") foi notificada no prazo aplicável, não há limite de tempo imposto pelo Protocolo de Madri para completar o procedimento e notificar a decisão final relativa à concessão da proteção. No que se refere à nulidade do registro (" nullification" ) nota-se que a decisão relativa a procedimento de nulidade corresponde a "invalidação" nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Um procedimento de invalidação ocorre depois que a proteção foi concedida, enquanto que o procedimento de recusa ocorre antes de que a proteção tenha sido concedida e poderá acarretar o indeferimento da proteção. Os prazos aplicáveis à recusa nos termos do artigo 5(2) não se aplicam à invalidação nos termos do artigo 5(6) do Protocolo de Madri. Não há prazo estabelecido no Protocolo de Madri para o inicio do procedimento de invalidação. A única condição relativa à invalidação conforme o artigo 5 (6) é que " não poderá ser declarada sem que o titular dessa inscrição internacional tenha sido intimado a fazer valer seus direitos no devido tempo". Em outras palavras, no caso de procedimento de nulidade no Brasil, o titular deveria ser notificado de procedimento de nulidade de modo a poder defender seu registro. Para concluir; os artigos 165 a 175 da Lei 9.2 79/96, não conflitam com os dispositivos do Protocolo de Madri referidos acima, na medida em que tais artigos tratam de matéria distinta."

     Além da necessidade de se proceder às declarações e notificações acima destacadas, sugere-se preparar anteprojeto de lei com vistas a propor, se necessárias, as alterações legislativas cabíveis decorrentes da futura implementação da nova via de registro de marcas oferecida pelo Protocolo de Madri. Esse instrumento legislativo introduziria aspectos substantivos e procedimentais essenciais à internalização do Protocolo no ordenamento jurídico brasileiro.

     Cumpre ressaltar que o GIPI recomendou, se assim determinar Vossa Excelência, que os atos de incorporação do Protocolo de Madri e do Regulamento Comum ao ordenamento jurídico nacional contenham todas as declarações e notificações acima sugeridas.

     Por fim, cabe-nos saudar a honrosa decisão deste Governo de pautar o tema em tela, que traz benefícios concretos ao ambiente de negócios do país e promove maior segurança jurídica para a atividade empresarial, em linha com as melhores práticas internacionais.

     Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Marcos Antonio Pereira, José Serra.